说理 | 专利质押融资的各方关系与法律风险
我国知识产权强国建设正在从追求数量向提高质量转变，政策导向鼓励知识产权运用，专利质押作为知识产权运用的典型方式，经过多年的打磨日渐成熟。在逐渐取消知识产权申请阶段奖励补助的趋势下，专利质押已成为实施鼓励创新政策的主要抓手，于企业而言则成为低成本获取融资的新途径。特别是疫情加剧了企业经营压力，合理变现稳定时期累积的专利资产，转化为企业的纾困资金，就成为企业重点关心的问题。
【专利质押与专利质押融资】
根据《民法典》第四百四十条规定，债务人或者第三人有权处分的下列权利可以出质：……（五）可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权。由此可知，可质押的权利需要同时满足“可转让性”和“财产权”两个特征。
基于此，专利质押是指债务人或第三人将其有权处分的、可依法转让的专利权等财产权利作为出质标的，以此担保债务履行。如债务人到期未能履行债务，债权人有权从专利权等财产权利处置（拍卖、变卖或折价）价款中优先受偿。
专利质押融资是指企业对专利权等财产权利作价评估，将其作为质押物向银行或其他金融机构申请贷款实现融资。不同于出质人作为第三人为其他债务人的债务提供的质押担保，专利质押融资模式下，出质人通常与债务人身份合一，以其所拥有的无形资产（专利权）作为担保获取银行贷款。
【专利质押融资所涉各方的关系】
专利质押融资涉及各方主体的相互关系如下图所示：
1. 企业与银行：企业作为借款人，同时是专利的出质人，与作为贷款人的银行签署贷款合同，并约定将专利质押给银行，此时银行兼具质权人身份，银行审批通过后，为企业提供贷款。
2. 企业与评估机构：受限于专利的无形性、由法律授予等特点，其商业价值不仅与专利本身的法律状态有关，还与技术变化密切相关，故需要引入专业的评估机构进行事先评估，作为银行确定质押金额的依据。为保证的评估的真实性和标准的统一，银行通常只选择已入库其供应商系统的评估机构。即使如此，银行最终确定的质押金额也往往会低于专利估值的50%。
3. 企业与担保机构：在企业信用及专利资产不足以支撑贷款发放时，银行还会要求企业寻找第三方担保机构为此项专利质押提供再担保，出具担保证明，如企业不能独立承担质押担保责任时，担保机构作为再担保人将按照约定向银行清偿剩余债务，以保障债权实现。
4. 企业与保险机构：为进一步保障债权安全性，企业还可以向保险机构投保专利权质押贷款保证保险，一旦发生不能承担担保责任的情形，将由保险机构在保额范围内予以赔付。
5. 企业与质押登记机关：在专利权质押贷款合同签订后三个月内，企业（出质人）和银行（质权人）需要共同向国家知识产权局申请办理质押权登记，质权自办理出质登记时设立。
【专利质押融资办理流程】
【专利质押法律风险-出质人】
对于作为出质人的企业而言，专利质押存在专利后续利用受限、未进行质押登记法律风险和他人假冒权利人办理专利质押等风险。
1. 专利后续利用受限
[质权自登记时设立]专利质押属于权利质权的一种，不同于动产质权自出质人交付质押财产时设立，权利质权自办理出质登记时设立。法律规定这一质权设立区别的原因在于，动产质押中，作为质押物的动产已经由质权人占有，故出质人将无法再行处分其动产，故出质人交付质押物后已能实现担保目的，出质人占有动产本身已起到公示作用；但是，在权利质押中，受限于权利无法交付，则为了保证质权人后续能够实现担保收益，采用登记此种公示方式作为设立条件。
[质押后不得转让或许可]根据《民法典》的规定，专利质押的质权在设立后，出质人不得转让或者许可他人使用，但是出质人与质权人协商同意的除外。此种在质押期间对质押物转让和许可的限制，是权利质押的特别规定，目的在于保证质权人在专利获得的收益中优先受偿。这意味着企业作为出质人，如无特别约定或经质权人同意，仅可自行使用质押专利，而不得对外转让和许可专利，如企业将核心专利予以质押，在质押期间的交叉许可和转让变现均会受到较大限制，应慎重考虑。
[仍进行转让或许可有效吗？]更深入的问题是，如出质人未经质权人同意进行了专利转让或许可，会有何种后果？后续的专利转让或许可合同是否无效，是否可以继续办理转让或许可登记。一般而言，如合同约定违反法律的强制性规定应予无效，但鉴于前述不得转让或者许可他人使用的规定属于管理性强制规定，在实践中后续的专利转让或许可合同则不必然无效，关键仍在于能否保障质权人的担保权益。为此，《民法典》和《专利权质押登记办法》也同步规定，出质人转让或者许可他人实施出质的专利权的，出质人所得的转让费、许可费应当向质权人提前清偿债务或者提存。
[仍进行转让或许可能获得登记吗？]同时，如专利已存在被质押的权利限制，则出质人未经许可的后续转让和许可登记行为将不能获得登记，也就无法对抗善意第三人，无法获得登记凭证以进行维权等。根据《专利权质押登记办法》第十八条规定，专利权质押期间，出质人未提交质权人同意转让或者许可实施该专利权的证明材料的，国家知识产权局不予办理专利权转让登记手续或者专利实施许可合同备案手续。由此可知，经质权人同意，仍可以继续办理后续许可的登记。
[许可过程中的质押]更为复杂的问题是，如果专利在质押时已处于许可过程中，甚至已办理许可登记，此时许可是否应在质押期间被中止履行？能否成功办理质押登记？一般而言，在此种情况下，出质人应向质权人明确告知许可事宜，以获得质权人的同意，并将质押期间专利权的转让、实施许可事项进行明确约定，在此基础上，可以继续实施许可协议，并相应办理质押登记。但企业作为出质人应当注意专利许可与后续质押的协调，尽可能在专利许可协议中预留质押情形下有权变更协议约定的条款，或者在后续质押过程中与质权人友好协商许可费用的优先清偿问题。
当然，如果出质人隐瞒许可事宜，质权人也未能调查到此情形，与上文分析的类似，许可合同也不必然无效，《专利权质押登记办法》规定的出质人与质权人之间的专利权质押合同“应当”约定的事项中也并不包括质押期间专利的许可内容，则质押登记应可以继续办理。出质人仍可以依据法律规定要求许可收益优先受偿。
[上市过程中专利质押问询]尽管如此，此种专利后续利用的限制在企业上市过程中将受到特别的关注，审核问询环节会集中对发行人询问以下问题：
1）专利质押的具体情况，包括质押专利名称、背景与原因。
2）被质押专利在发行人主要产品、核心技术中的运用情况及重要程度。
3）相关借款及质押的履行情况。
4）是否存在质押实现的风险及对发行人核心技术及生产经营的影响。
5）发行人是否存在其它未披露的资产抵质押情形。
[问询回复要点]发行人通常会重点说明在质押期间，专利受限事项不影响发行人日常生产经营中对相关专利的正常使用。发行人还会揭示如无法偿还银行授信下的贷款，专利将存在被处置的风险，但同时会结合企业经营情况判断此种风险发生的可能性。此外，发行人会说明专利技术是否为公司核心技术，与主营业务是否密切相关，以判断一旦专利被处置，对发行人生产经营及核心技术是否会造成重大不利影响。
[专利质押建议]鉴于以上问询问题及答复策略，如企业在质押期间内存在上市考虑，则应慎重在质押合同中约定限制使用条款，尽可能增加转让和许可条款，并可设置其他担保方式尽可能降低专利处置风险，同时，应避免将核心专利作为质押物，如确实为了获取企业纾困资金而不得不质押核心专利，也应提前筹备备选方案和合理解释，例如采用商业秘密保护、获得专利许可等。
2. 未进行质押登记法律风险
[出质人承担责任]如前文所述，根据法律规定，专利质权设立以登记为前提。在出质人和质权人的专利质押合同中，也常会约定出质人应在合同签署后一定时间内办理质押登记，如出质人未能配合办理，则需要承担违约责任。
[质权人应履行催告义务]当然，在此种情形下，鉴于法律规定出质人和质权人应共同办理质押登记，质权人也应证明其有催告出质人办理质押登记或其他积极主张自身权利的行为，如未能举证，则质权人对于未能办理质押登记也将存在过错，则出质人可降低就未办理登记违约行为应承担的民事责任。
[参考案例]类似情形可以参考“贵州商储胜记仓物流有限公司、刘昌宁买卖合同纠纷再审案（案号：(2019)最高法民再202号）”，最高人民法院认定，案涉《担保函》系合法有效的股权质押合同，现质押人并未办理案涉股权质押登记，违背了《担保函》的约定，存在违约行为，其应承担违约损害赔偿责任。本案质押人虽然没有办理股权质押登记，但是质权人也未举示证据证明其有催告办理股权质押登记或其他积极主张自身权利的行为，其对于案涉股权质押未办理登记也存在过错。最终，质押人就其违约行为仅承担其在《担保函》中声明的担保物价值(1000万元)50%的民事责任。
3. 他人假冒权利人办理专利质押
在特定情形下，存在他人冒用权利人名义对专利进行质押，进而获取专利质押贷款的情形，真实的权利人应如何维权？权利人可提起专利权权属之诉，认定冒用人侵犯了权利人的合法权益，并可主张损害赔偿。
例如在“张海与黄良东、泰州市晋晟针织机械有限公司专利权权属纠纷案（案号: (2015)苏知民终字第00195号）”中，原告张海系某系列织针编织装置发明专利的权利人，其将专利授权被告黄良东使用，被告黄良东问原告借出专利证书原件，并以专利证书为质物，同时提供财产抵押，由被告晋晟公司办理江苏省科技成果转化风险补偿专项资金贷款业务，向江苏银行借款100万元。原告得知后，向法院起诉主张被告停止侵权，恢复张海的完整专利权；退还张海专利证书原件，赔偿原告因侵权遭受的直接损失和其他合理支出。
法院认定，被告黄良东未经许可以原告享有的专利权为被告晋晟公司向银行借款提供质押的事实，证明黄良东与晋晟公司利益攸关，且双方主观上明显具有侵权恶意。黄良东与晋晟公司所实施的侵权行为与张海所主张的损失之间具有因果关系，构成共同侵权，依法予以赔偿。
【专利质押法律风险-质权人】
对于质权人而言，专利质押存在未经出质人内部审批而导致质押对出质人不发生法律效力、出质人主体资格瑕疵、专利权瑕疵以及专利权价值贬损等法律风险。
1. 未经出质人内部审批而导致质押对出质人不发生法律效力
[《公司法》规定]根据《公司法》第十六条的规定，公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。
[未经内部审批不发生法律效力]在出质人为有限责任公司时，如根据《公司法》的规定或公司章程规定，对他人或股东、实际控制人提供质押担保需经股东会或者董事会决议时，公司未经决议而与质权人签署质押合同，甚至基于质押合同办理质押登记，此时专利质押将对公司不发生法律效力，即使经过质押登记，也不能改变实体法律关系中未经公司审批同意的事实。
[司法案例]在“福建省金燕海洋生物科技股份有限公司、林某合同纠纷案（案号：(2018)闽民终654号）”中即体现了这一规则：
原告主张：原告林某与陈某签署股权回购协议，约定金燕公司提供其合法的专利权作质押担保，后林某与金燕公司签订《专利权质押合同》，约定如陈某未能清偿债务，林某有权以质押财产折价或以拍卖、变卖、兑现质押财产所得的价款优先受偿，实现质权，并经国家知识产权局办理出具了《专利权质押登记通知书》。后陈某未能清偿债务，原告林某主张有权以金燕公司提供的质押专利权折价或者以拍卖、变卖该质押专利权所得的价款优先清偿。
被告主张：陈某虽为金燕公司的股东和实际控制人，金燕公司为陈某提供的保证，必须经股东会或者股东大会决议，但是，实际上并未经股东会或者股东大会为此质押和保证作出的决议，违反了《公司法》的强制性规定，依法应当认定金燕公司的质押和保证行为无效。
一审法院认定：出质人仍应承担质押责任。金燕公司签订股份回购《协议》自愿向林某提供质押及连带责任保证担保，协议中载明股东会已经同意并作出决议，该事实过程是双方自愿的，合法有效，金燕公司应依协议约定承担质押及担保责任。
二审法院认定：出质人无需承担质押责任。金燕公司并未提供股东会决议，其法定代表人陈某在《协议》上盖章担保的行为对金燕公司不发生法律效力。金燕公司虽与林某签订了《专利权质押合同》并经国家知识产权局出具《专利权质押登记通知书》，但因现有证据不足以证明金燕公司签署该《专利权质押合同》已经经过股东会决议，该《专利权质押合同》对金燕公司不发生法律效力。专利权质押登记虽具有质权推定力，但并不能最终决定实体法上的法律关系的存在。因作为专利权质押登记基础的《专利权质押合同》对金燕公司不发生法律效力，质押权即使办理了登记，该登记行为也不对金燕公司发生法律效力。林某未尽到审慎的审查义务，其主张金燕公司为陈某债务提供连带责任保证担保和质押担保，不符合法律规定。一审判令金燕公司承担质押担保责任不当，应予纠正。
由上可知，质权人在与出质人签署质押合同时，在合同中明确约定质押担保已经经过出质人公司内部审批还不足够，质权人至少应当审慎审查出质人公司是否已实际履行内部审批手续，否则将难以就专利进行处置后优先受偿，使得专利质押的目的落空。
2. 出质人主体资格瑕疵
[《专利权质押登记办法》规定专利权人]根据《专利权质押登记办法》的规定，出质人不是当事人申请质押登记时专利登记簿记载的专利权人的，不予登记。专利质押本质上是将专利权的财产性权利作为担保，为使得专利质押有效，出质人应为专利的合法权利人，即登记在专利证书上的权利人，而非专利的被许可人或其他主体。
[专利许可收益权质押]但这不意味着仅有专利所有权才可以作为质押物，在实践中，专利权人享有的专利许可使用收益权作为财产权利亦可以作为质押标的，甚至在实际操作时更易于为银行所接受，例如上海银行已明确接受“专利许可收益权质押融资”模式。专利许可收益权基于专利许可合同，许可收益可以稳定预期，财产权价值可以有效评估，如发生争议还可代位行使债权。但需要注意的是，不同于专利质押的质押物是法律授予的专利权，专利许可收益权质押产生的来源则是专利许可合同约定的合同利益，二者均属于权利质权，但存在一定差异，可能导致适用不同的法律规定，例如质押合同内容、登记机关、登记事项、不予登记理由等，此处暂不展开。
[共有专利全体同意]此外，根据《专利权质押登记办法》的规定，以共有专利权出质但未取得全体共有人同意且无特别约定的，不予登记。故在专利权共有情形下，除非共有人另有约定，则将专利进行质押需要经过全体共有人同意。
3. 专利权瑕疵
[《专利权质押登记办法》规定不予登记情形]根据《专利权质押登记办法》的规定，专利质押不予登记的情形还包括：
1）专利权已终止或者已被宣告无效的；
2）专利申请尚未被授予专利权的；
3）专利权没有按照规定缴纳年费的；
4）因专利权的归属发生纠纷已请求国家知识产权局中止有关程序，或者人民法院裁定对专利权采取保全措施，专利权的质押手续被暂停办理的；
5）债务人履行债务的期限超过专利权有效期的；
6）专利权已被申请质押登记且处于质押期间的；
7）请求办理质押登记的同一申请人的实用新型有同样的发明创造已于同日申请发明专利的，但当事人被告知该情况后仍声明同意继续办理专利权质押登记的除外；
8）专利权已被启动无效宣告程序的，但当事人被告知该情况后仍声明同意继续办理专利权质押登记的除外。
[1）-3）：状态瑕疵]前述情形1）-3）为专利权状态无效瑕疵，无论是申请中、被宣告无效还是未缴纳年费，均未获得有效专利权，自然不能成为质押物。因此，质权人除在质押合同约定出质人应通过按期缴纳年费、积极应对无效宣告维持专利有效外，还应该设置监督、汇报条款，对年费缴纳等的履行情况予以核查。
例如在“深圳前海红棉欣龙健康产业投资中心、海南筑华科工贸有限公司保证合同纠纷案（案号：(2021)粤0391民初3120号）”中，2016年，出质人与质权人约定由出质人负责质押期间专利年费的缴纳，并处理专利纠纷。出质人自2017年1月起未及时缴纳年费，专利依法终止失效，专利又被财产保全进入中止程序，未能发出终止通知，专利局也不同意补缴以恢复专利。质权人发现此种情形时为时已晚，法院认定虽已办理了质押登记，但因专利权失效终止，质权人不再享有优先受偿权。
当然，2021年修订的《专利权质押登记办法》新增规定，如在专利权质押期间出现质押专利被宣告无效或者终止的，专利年费未按照规定时间缴纳的或者因专利权的归属发生纠纷已请求国家知识产权局中止或法院裁定保全措施的，国家知识产权局应当及时通知质权人。由此在程序上保障了质权人的担保权益。
[4）：权属瑕疵]前述情形4）为专利权权属瑕疵，在发生专利权归属争议时，需要首先明确权利归属，后办理质押。
[5）-6）：实现担保目的瑕疵]前述情形5）-6）为专利权在实现担保债权目的时存在瑕疵，专利权有效期未能覆盖债权期限导致在债务履行过程中专利将处于无效状态，不能实现担保目的，或者专利权重复质押，亦无法实现在后质押的担保效果。
[7）-8）：实现担保目的瑕疵但当事人同意的除外]前述情形7）-8）为专利权虽可能存在影响担保目的实现的瑕疵，但经过当事人（质权人）同意可以弥补的情形，此两种情形为2021年《专利权质押登记办法》修改时新增，情形略为复杂，具体分析如下：
对于情形7），《专利法》第九条规定了专利权人同日申请发明和实用新型的情形，这是专利申请中的常见操作，申请人申请的实用新型授权后可以获得提前保护，还可以通过声明放弃实用新型专利权的方式获得发明专利授权，以实现发明专利对发明创造的继续保护，从而延长专利权的保护期限。此时办理质押登记的是已经获得授权的实用新型，但不排除后续放弃实用新型而转化为发明专利的可能，此时如质权人未与出质人约定此种情形如何处理，将可能导致登记后质押物权利丧失，而不能实现质押目的。因此，质权人应慎重同意发明和实用新型同日申请情形下的专利质押，如需同意，应在质押合同中明确约定同日申请情形下不得放弃实用新型，或者专利质押可延续至后续获得的发明专利，并应继续办理质押登记。
需要说明的是，在同时申请实用新型和发明时，如实用新型已获授权，申请人还可通过修改后续的发明专利申请的权利要求，而同时获得实用新型授权和发明专利授权，此时因为权利范围不同，将不认为二者属于“同样的发明创造”，也就不属于前述第7）项规定的不予登记情形中的“同样的发明创造”，通常不会禁止实用新型的质押登记。因此，质权人亦可在质押协议中约定专利权人应在后续发明专利申请的答复审查意见中修改权利要求，从而区分实用新型和发明专利，有助于实现担保目的。
对于情形8），专利权在办理质押登记时虽为有效，但已被启动无效宣告程序，未来存在无效风险。同样，质权人应慎重同意此种情形下的专利质押，除非经过技术调查能够确认他人无效不能成功，或者在质押协议中明确约定作为质押物的专利无效后的替代或补偿措施。
4. 专利权价值贬损
[技术价值贬损]专利质押登记后，可能因技术更迭导致专利技术价值贬损，或者因为专利权人未积极应对专利权挑战而丧失专利权，在此种情形下，一旦发生债务人未能清偿债务的情形，质权人将难以获得预期的担保收益。
[恶意串通导致专利权转移]如在前文专利质押对企业的风险中说明的，专利质押后将不得在质押期间内转让或许可，在实践中，专利权人可能会恶意串通第三方通过虚构债权债务关系或者更早的担保关系进行虚假诉讼，由此获得法院裁判将专利权转移至第三方，导致质权人无法执行质押的专利权。
[出质人主张专利价值贬损赔偿]质权人还需要注意的风险在于，如银行作为质权人未能履行质押合同或者贷款协议，而此时恰好发生了专利技术的价值贬损，将可能被出质人主张专利技术价值贬损部分的损害赔偿（例如刘津平与井冈山经济技术开发区管理委员会合同纠纷案，案号：(2014)赣民一终字第138号，但法院以证据不足未予支持），此种价值贬损在技术快速更迭的领域时常发生，贬损差额往往很高，质权人需引起特别的注意，可在质押合同中约定排除此种损害赔偿情形。
因此，质权人应当在质押前进行技术内容尽职调查，对技术的先进性和稳定性进行预判，事先评估合理价值。
综合本文及前文可知，专利质押作为专利质押融资的法律基础，因其特殊的权利质押物属性和各方关系，可能对出质人和质权人存在不同的法律风险，这也成为专利质押融资开展多年，但收效有限的原因之一，但存在风险并不能掩盖专利质押融资对于参与各方的交易价值，也是疫情特殊环境下政府施政、银行放贷和企业纾困的重要突破口，仍然值得在风险认知及规避方面达成共识，双向奔赴。
THE END
文章被以下专栏收录
